维多利亚的秘密商店品牌管理有限公司与上海锦天服饰有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案
(2012)沪二中民五(知)初字第86号

评 审 意 见

 

本案是一起涉及进口贸易的知识产权纠纷,本案被《最高人民法院公报》2013年第12期刊载,《公报》对该案的裁判摘要指出:“国外某品牌拥有者在国内就该品牌注册了商标,但又在国外将该品牌商品授权他人处分,国内经销商通过正规渠道从该被授权人处进口该品牌正牌商品并在国内转售的,根据商标权利用尽原则,该进口并转售的正牌商品不会造成相关公众对所售商品来源的混淆、误认,不构成商标侵权。”

权利用尽原则是知识产权领域的一个普遍性原则,即含知识产权的商品经权利人出售后,在后续流通领域转售该产品的,均不构成侵权。但是,知识产权一般具有地域性,在一国(一个法域)内适用知识产权权利用尽原则一般不会产生歧义,而本案的特点是涉及跨国贸易能否适用权利用尽原则。本案原告在美国授权其母公司LBI公司在全球出售维多利亚的秘密品牌内衣,被告在美国向LBI公司购买了该品牌内衣,并进口至国内转售。本案的裁判表明,在国际自由贸易的大背景下,权利用尽原则同样可以适用,否则与国际自由贸易的原则悖离,阻碍商品自由流通,且亦容易被掌握知识产权资源优势的发达国家设置“知识产权陷阱”。

随着对外开放的深入,越来越多的国际品牌欲打入中国市场,但一些国际品牌商顾虑品牌进入中国的初期推广成本高、风险不确定,往往先授权中国国内的经销商尝试营销,但在知识产权授权环节往往留有“瑕疵”、“机关”。如果品牌经营不佳,国外品牌商无需承担过多风险;一旦品牌市场在中国打开,营利稳定上升,国外品牌商就会借授权漏洞认为国内经销商构成知识产权侵权,要求国内经销商停止营销,由国外品牌商自行在中国营销,或以更高的要价授权国内经销商,本案就是较为典型的一例。本案原告虽早在中国注册维多利亚的秘密等涉案商标,但并未直接在中国销售该商标商品,也未直接授权被告销售,而由其母公司将大量库存商品先出售给被告进口至中国。待被告在中国已销售该品牌内衣达5年多,维多利亚的秘密品牌在中国已广为知名,此时原告突然冒出起诉被告侵犯商标权。对于这类情形,要准确把握商标权基本原理,合理解释法律条文,抓住是否使相关公众对商品来源产生混淆、误认这一侵犯商标权的实质要件,来准确判断是否构成商标侵权。

本案还涉及被告在国内采用批发销售而非零售销售的方式,违反了其与授权方LBI公司的约定的问题。对此,被告仅构成合同法意义上的违约,授权方可以依据合同法追究违约责任,但被告的违约行为并非侵犯商标权的行为,因为该行为并未使消费者等相关公众对商品来源产生混淆、误认。

本案审结后,承办法官胡宓撰写了案例分析《非典型性平行进口中的商标侵权认定》发表于《人民司法·案例》2013年第22期和《中国知识产权报》2013124日期,对相关问题作了深入分析。评审认为,本案裁判深化了对商标侵权行为的实质构成要件的认识,明确了进口贸易亦适用商标权利用尽原则的司法标准,该标准对于处理类似案件具有指导价值,也有利于消除国际自由贸易环境下一些发达国家企业设置的不合理的知识产权“陷阱”,遏制知识产权滥用,很好地实现了法律效果和社会效果的统一。

经研究室初评并报院领导提请我院2014年第11次审判委员会讨论通过,本案符合我院精品案件的要求,确定为精品案。